6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre, marka olabilecek işaretlerin ayırt edici (distinctive) olması gerektiği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla, bir işaretin marka olarak tescil edilebilme koşullarından biri, 6769 sayılı Kanun’un 4.maddesine göre, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilebilmesidir. Ayırt edicilik esas olarak, farklı işletmeler tarafından üretilen malların veya sunulan hizmetlerin tüketiciler nezdinde ayırt edilebilmesi fonksiyonuna işaret etmektedir.
Öğretide ayırt edici nitelik, “soyut ayırt edicilik” ve “somut ayırt edicilik” şeklinde ayrı iki kavram olarak yer bulmaktadır. Buna göre soyut ayırt edicilik kavramı aslında 6769 sayılı Kanun 4.maddesine göre marka olabilme niteliğinin ilk şartıdır. İlgili maddeye göre, işaretin marka niteliğini haiz olabilmesi için “bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması”, bir diğer deyişle, soyut ayırt ediciliğinin bulunması gerekmektedir. Bu nitelikleri haiz olmayan işaretin marka olabilmesi de mümkün değildir.
Bir markanın ayırt edici karaktere sahip olması için o markanın, tescili istenen ürünün belirli bir işletmeden kaynaklandığını belirler hale gelmiş ve böylece o ürünü diğer işletmelerin mallarından ayırır hale getirmiş olması gerekir (C-144/06 P Henkel v OHIM [2007] and C-304/06 P Eurohypo v OHIM [2008]).
Öğretideki görüş birliği ve Avrupa Birliği Adalet Divanı (“ABAD”) Uygulamalarına göre, marka olamayacak işaretlerin kullanım yolu ile ayırt edicilik kazanmaları da mümkün değildir. Kullanım sonucu kazanılmış ayırt edicilik de 6769 sayılı Kanun 5/2 maddesinde düzenlenmiştir, “Bir marka, başvuru tarihinden önce kullanılmış ve başvuruya konu mal veya hizmetler bakımından bu kullanım sonucu ayırt edici nitelik kazanmışsa bu markanın tescili birinci fıkranın (b), (c) ve (d) bentlerine göre reddedilemez.”. Somut ayırt edicilik kavramı ise, marka olma niteliğini haiz işaretin, tescili talep edilen mal ve/veya hizmetler bakımından ayırt ediciliğinin bulunmasından ibarettir.
“Tanımlayıcılık” kavramına değinecek olduğumuzda, öncelikle meğerki bir işaret, 6769 sayılı Kanun’un 5/1-c maddesi[1] kapsamına girmekteyse, o işaretin tanımlayıcı (descriptive) olarak kabul edileceğini ve ayırt ediciliğinin de bulunmayacağını söylemek gerekir. Söz konusu maddeye göre, “Ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler” marka olarak tescil edilememektedir. Bir markanın işbu madde kapsamında kalmadığını söyleyebilmek için toplumun ilgili kesimi tarafından markaya ilişkin mal ve/veya hizmet arasında doğrudan ve özellikli bir ilişkinin çok irdelenmeksizin anında kurulabiliyor olması gerekmektedir.
Tüketici, işareti gördüğünde refleks olarak mal ve hizmet ile işaret arasında bağlantı kuramıyor fakat olasılıkları zihninde birkaç seçeneğe kadar indirebiliyorsa o markanın tescili mümkündür. (Yargıtay 11. HD. E. 2015/9247, K. 2016/3901 ve T. 11.4.2016 sayılı ilamı ile onanan Ank.1.FSHHM 2014/324 E. 2015/108 K.- IRON HEAVY DUTY KARARI).
Dolaylı olarak o mal ve hizmeti anımsatan işaretlerin tanımlayıcı olarak kabul edilmeyeceği hususunu belirtir Yargıtay 11.HD. E.2008/3167, K.2009/10961, T.08.12.2009 sayılı UYKUDAN ÖNCE KARARI:
“556 sayılı KHK’nın 7/1. maddesinin (c) bendinde, ticaret alanında cins, çeşit, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin yapıldığı zamanı gösteren veya malların ve hizmetlerin diğer karakteristik özelliklerini belirten işaret ve adlandırmaları münhasıran veya esas unsur olarak içeren işaretlerin marka olarak tescil edilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. “UYKUDAN ÖNCE” ibaresi, “süt ve süt ürünleri” ile “boza ve salep” ile bire bir özdeşleşmiş kelimeler olmayıp, bu ürünler yönünden marka olarak tesciline engel bir hal bulunmamaktadır. Mahkemece bu ürünler yönünden de davanın kabulüne karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçeyle reddi doğru görülmemiş, hükmün bu nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir.”
Marka İnceleme Kılavuzunda geçen tanımıyla “tanımlayıcı işaretler”, tescili talep edilen mal ve/veya hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ve/veya hizmetin cins, çeşit, vasıf gibi özelliklerine ya da kalitesine doğrudan atıfta bulunan işaretlerdir. Bir işaretin tanımlayıcı bulunması için tescili talep edilen mal ve/veya hizmetlerden herhangi birine dair içerik, kalite, karakter, özellik, fonksiyon veya amaç belirtiyor olması yeterli bulunmaktadır.
Yargıtay 11.HD. E.2015/4688, K.2015/11384, T.2.11.2015 sayılı DEM KARARI:
“Mal ve hizmet ile sadece uzaktan ilişkisi olan basit hatırlatmalar veya telmihler, markaya tasviri bir karakter veremeyeceği gibi, esasen bir mal ve hizmeti doğrudan doğruya çağrıştırıp akla getirmeyen, ancak telmihte bulunan kelimelerin yasaklanması mümkün değildir. Öte yandan, tescili istenen işaret, özel bir zihni çabaya mahal bırakmadan, mal ile sıkı bir ilişkisi sebebiyle malın bir özelliğini veya kompozisyonunu düşündürdüğü takdirde ise bu takdirde ayırt edicilik vasfına sahip olduğu söylenemeyecektir.”
6769 sayılı Kanun uyarınca bir işaretin ayırt edici niteliğe sahip olup olmadığı hususu, marka tescilinde mutlak ret nedenlerinden sayılmakta ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından re ’sen incelenmektedir. Nitekim Marka İnceleme Kılavuzunda belirtildiği üzere, bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığına dair Kurum değerlendirmeleri 4 ilke çerçevesinde yapılmaktadır:
- Başvuruya konu işaretin bütün olarak değerlendirilmesi
- Tanımlayıcılığın “ilgili tüketici” algısına göre değerlendirilmesi
- Tanımlayıcılığın ilgili mal/hizmet kapsamında değerlendirilmesi
- Tanımlayıcılığın somut olayın kendi özellikleri ve güncel şartlar çerçevesinde değerlendirilmesi
ABAD Uygulamalarına göre de bir işaretin tanımlayıcı olup olmadığına dair yapılan incelemelerde öncelikle işaretin tescilinde istenen mal ve/veya hizmetleri diğer firmaların mal ve/veya hizmetlerinden ayırt edip etmediğine bakılmaktadır. Sonrasında tescil talebinin yapıldığı mal ve/veya hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketicilerin algısına ilişkin değerlendirmeler yapılmaktadır.
Bu bağlamda, işaretin tanımlayıcı işaret olarak değerlendirilebilmesi için, o işaretin tescili talep edilen mal ve/veya hizmetler ile ilişkili olması gerekmektedir. Eğer tescil başvurusu kapsamındaki mal ve/veya hizmetlerin söz konusu işaret ile doğrudan bir ilişkisi bulunmuyorsa, o işaretin tanımlayıcı olduğundan söz edilemeyecektir.
Şöyle ki, örneğin “vişne” ibaresi, 29.sınıftaki “Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar.” için tanımlayıcı bir işaret olarak kabul edilebilir. Nitekim vişne kelimesinin sözlük anlamı dahi “bu ağacın kırmızı renkli, etli ve sulu, tek çekirdekli, mayhoş tatta, yenilen, reçeli ve şurubu yapılan meyvesi.” olarak geçmektedir. Markaya konu işaretlerin sözlük anlamları gerek ABAD Kararları gerekse Yargıtay İçtihatlarına konu tanımlayıcı işaretlere ilişkin uygulamalarında dikkate alınan bir husustur. Bunun yanı sıra, vişne ibaresi, güvenlik hizmetleri veya inşaat hizmetleri bakımından ayırt edici kabul edilebilecektir. Bir işaret bazı mal ve/veya hizmetler için ayırt edici olmasa da başka mal ve/veya hizmetler için ayırt edici olabilmektedir.
Vişne kelimesinin İtalyancadaki anlamı olan MORELLO ibaresinin tanımlayıcılığına dair verilen Yargıtay 11.HD. E.2007/8574, K.2008/11531 sayılı MORELLO KARARI:
“Mahkemece, iddia, savunma, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, davacının marka başvurusuna konu “MORELLO” sözcüğünün sunulacak ürünler için ayırt edicilik özelliğini taşıdığı, yabancı dildeki karşılığının vişne olmasına rağmen tescil istemi reddedilen ürünler bakımından cins ve vasıf bildirmediği, normal düzeyde bilgilendirilmiş, makul ölçüde dikkatli yararlanıcı kitlesinin bu kelimeyi vişne olarak algılamasının mümkün olmadığı, … markanın tescil kapsamına giren ürünlerin öz adlarından veya tasviri hallerinden uzak olduğu gerekçesiyle, davanın kısmen kabulüne…”.
Yüksek Mahkeme tarafından verilen ilgili Kararda, İtalyancada vişne anlamına gelen morello ibaresinin Türkiye’de vişne olarak algılanmayacağı ve tanımlayıcı olmadığı kabul edilmiştir. Vişne anlamını haiz işbu ibarenin, “maden suları, kaynak suları, sofra suları, sodalar. Sebze ve meyve suları, bunların konsantreleri ve özleri, meşrubatlar” sınıflarındaki emtialar bakımından vasıf bildirmediği de kabul edilmiştir. Dolayısıyla, vişne ibaresinden farklı olarak, meyve suyu sınıfındaki emtialar bakımından tescilli yabancı dilde vişne anlamına gelen morello ibareli bu markanın, tanımlayıcı kabul edilmediği görülmektedir. Bunun sebebi ise, yabancı dildeki işaretlerin ayırt ediciliğinin belirlenmesinde, Türkiye’de o dilin ve kelimenin ne kadar bilinir olduğunun ve ilgili mal ve/veya hizmet için ne sıklıkta kullanıldığının önem arz etmesidir.
İşaret tesciline konu mal ve/veya hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketicilerin İngilizce seviyeleri de gözetilerek, algısına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı Yargıtay 11.HD. E.2008/8504, K.2009/12861 ve T.21.10.2008 sayılı ORIGINAL GLAZED KARARI:
“Mahkemece, toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna dayanılarak, davacının başvurusunu temel gıda maddeleri emtialarının yer aldığı 30.sınıf için tescil ettirmek istediği, “ORIGINAL” sözcüğünün “ilk, özgün, yeni icat olunmuş” “GLAZED” sözcüğünün “sırlı, cilalı, perdahlı” anlamına geldiği, “GLAZE” sözcüğünün “düzeltme, parlatma, küçük pürüzleri görünmez hale getirme” anlamlarında bir çok sektörde kullanıldığı, gıda sektöründe bir nesnenin başka bir nesne ile kaplanması veya bir nesne üzerindeki pürüzlerin başka bir madde kullanılarak veya özel bir işlemle giderilmesi işlemlerinin “kaplama” (covering, coating) kelimesiyle ifade edildiği, bir bütün olarak “orijinal sırlı, düzeltilmiş” anlamına gelen “ORIGINAL GLAZED” ibaresinin gıda sektöründe vasıf bildirici nitelikte sayılamayacağı, söz konusu emtiaların alıcısı olan ve ileri düzeyde İngilizce bilmeyen orta düzeydeki tüketiciler açısından düşünüldüğünde durumun daha iyi anlaşılacağı, hakim dili İngilizce olan ABD, Kanada ve Avustralya ile İngilizce bilme oranının daha yüksek olduğu Japonya ve Singapur gibi ülkelerde de aynı ibarenin davacı adına marka olarak tescilli bulunmasının da bu görüşü desteklediği, 556 sayılı KHK’nin 7/1-c maddesindeki tescil engeli oluşmadığından aynı KHK’nin 7/son maddesindeki koşulların oluşup oluşmadığının incelenmediği gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.”
İşbu Yüksek Mahkeme Kararında, hakim dili İngilizce olan ve İngilizce bilme oranının yüksek olduğu diğer ülkelerde, söz konusu original glazed ibareli İngilizce markanın tescilinin bulunmasının da tanımlayıcılık incelemesinde destekleyici görüş olarak benimsendiği görülmektedir.
Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında görüldüğü üzere, yabancı dildeki işaretlerin ayırt edici olup olmadığına ilişkin yapılan değerlendirmede, o işaretin Türkiye’deki bilinirliğinin ölçütü, ortalama tüketicinin algısı, o işaretin kullanım sıklığı önem arz etmektedir. Marka İnceleme Kılavuzunda ise, başvuruya konu işaret, inceleme aşamasında dikkate alınan ve ticaret hayatında yaygın olarak kullanılan dillerde yer alan bir kelime olsa dahi ilgili tüketici kitlesi tarafından bilinme ve ilgili sektörde tanımlayıcı anlamıyla kullanılma durumunun da göz önünde bulundurulacağı belirtilmiştir.
Av. Belce BARIŞ
