Üç boyutlu (“3D”) şekiller, geleneksel markalar olarak algılanmamalarına rağmen bir marka olarak tescil edilebilen şekillerdir. Geleneksel olmayan markalar sınıfı içerisinde yer almakta olup, bu tür markaların “Markalar, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.” ifadesini içeren 6769 sayılı Türk Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. maddesi çerçevesince uygunluk göstermesi gerekmektedir. Buna ek olarak, ürünlerin şekil ve ambalajları genel olarak endüstriyel tasarımların tescillenmesi vasıtasıyla yirmi beş yıla kadar korunmaktadır. Tasarım tescilleri, koruma süresinin son bulmasından sonra halka mal olduğundan, hak sahipleri uzun süre korumak istedikleri ve ürünün kendisiyle tanımlanmış tasarımları için marka tescili yolu ile korunmasını tercih etmektedir.
AB hukukuna bakıldığında, Avrupa Adalet Divanı (“AAD”) içtihadı uyarınca üç boyutlu markaların da diğer markalar gibi tescil edilebileceği ifade edilmektedir. “Redde veya geçersizliğe ilişkin dayanaklar” başlıklı (AB) 2015/2436 sayılı son Direktifin 4. maddesi uyarınca, tescillenemeyen markalara ilişkin koşullar şöyledir:
“1. Aşağıdakiler tescillenmeyecektir veya tescilli ise geçersiz ilan edilecektir: …
e) yalnızca aşağıdakilerden meydana gelen işaretler:
(i) emtianın kendisinin doğası gereği meydana gelen şekil veya ayırt edici özellik
(ii) teknik bir sonuç elde etmek için gerekli olan emtianın şekli veya diğer ayırt edici özelliği
(iii) emtiaya önemli bir değer katan şekil veya diğer ayırt edici özellik.”
Mülga (AB) 2008/95 sayılı Direktifi öncesinde ise ürün şekilleri Türk hukukunda marka olarak tescil edilememekteyken, Direktifin iç hukuka aktarılmasıyla birlikte üç boyutlu markalar da tescil edilebilir hale gelmiştir. (AB) 2015/2436 sayılı Direktifin 3. maddesine göre, “emtianın ve ambalajının şeklinin” bir marka olarak tescil edilebileceği kabul edilmektedir. Ayrıca, (AB) 2017/1001 sayılı Tüzük ‘ün 4. maddesi uyarınca, emtia ve ambalajının şeklinin ayırt edici oldukları takdirde marka olarak tescil edilebilmesi de ön görülmüştür.
6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 4. maddesinde yer bulan “emtianın ve ambalajın şekli” ifadeleri ile de üç boyutlu marka tescilinin Türk hukukunda mümkün hale geldiğini göstermektedir. İşbu kanun maddesi ile markaların, malların veya ambalajlarının biçimi olan herhangi bir işaretten meydana gelebileceği belirtilmektedir:
“Markalar, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir.”
Yargıtay Yerleşik İçtihadında üç boyutlu marka tescilinin mümkün olduğu ifade edilmiş olup, ilgili FERRERO ROCHER Kararında tescil koşulları da belirtilmiştir. (Yargıtay 11. Dairesi, E.2018/4555, K.2019/6120 ve T.2.10.2019):
“dava konusu şeklin bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt edebilecek işaretlerden olduğu, çizimle görüntülenebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen üç boyutlu bir marka olduğu, dava konusu başvuruyu teşkil eden şeklin ürünün ambalajına ait görsel olması ve kapsamındaki ürünlerin bizatihi kendisini tanımlayan bir yanı bulunmaması nazara alındığında üzerinde kullanılacağı malların cinsini, çeşidini, vasfını, kalitesini, miktarını, amacını ve diğer karakteristik özelliklerini gösterdiğinden söz edilemeyeceği…” şeklindeki Yargıtay’ın ifadesinde, üç boyutlu marka olarak tescil başvurusunda bulunulacak olan şeklin, benzer ürünlerden ayırt edici ve kendine özgü bir şekle sahip olması gerektiği belirtilmiştir.
Örneğin,
AAD, HENKEL Kararında, Henkel firmasının üç boyutlu şekle sahip tablet biçimindeki bulaşık makinası deterjanlarına ilişkin üç boyutlu markasıyla ilgili olarak verdiği bir kararıdır. İşbu AAD Kararı uyarınca, tablet biçimindeki üç boyutlu şeklinin ortalama tüketici kitlesi bakımından ayırt edici bulunmadığına dair karar verilmiştir (CJEU, C-144/06P). Tescil başvurusu yapılan üç boyutlu marka görseli aşağıda yer almaktadır:
Bir markanın tescil edilebilmesi için, ilgili tüketici kitlesi tarafından ürünün yer aldığı pazardaki diğer ürünlerden ayırt edilmek suretiyle, tüketicinin zihninde söz konusu ürünün ticari kaynağının belirli bir üreticiye işaret etmesini sağlayacak nitelikte olması gerekmektedir. Aksi halde, ayırt edicilik niteliğini haiz bulunmadığından söz edilebilecektir. Bununla birlikte, öğretide, üç boyutlu markaların ayırt edici olması ve malın doğal yapısından kaynaklanan görünümlerden meydana gelmemesi şartıyla tescil edilebileceği görüşü hakimdir. Ancak, üç boyutlu marka, genel ve basit bir işaretten oluşmuşsa, diğer işletmelerin mallarından ayırt edici özellikte değilse ya da yalnızca işlevsel amaçlara yönelikse, bu tür üç boyutlu işaretlerin marka olarak tescili mümkün değildir.
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, KİTKAT Kararında, marka başvurusunun konusu olan çikolata bar ürün şeklinin hiçbir ayırt ediciliğinin bulunmadığı ve bu nedenle üç boyutlu marka olarak tescilinin mümkün olmadığı yönünde karar vermiştir. (Yargıtay 11. H.D., E. 2010/7855, K. 2012/273 ve T. 17.01.2012).
Öte yandan, üç boyutlu marka tesciline ilişkin bir başvuru da diğer geleneksel marka başvuruları ile aynı kapsamda değerlendirilmekte ve diğer marka başvuruları ile aynı şartları taşıması gerekmektedir. Bununla birlikte, ilgili tüketici kesimi, bir malın şeklinden o malın kaynağını algılayabilme alışkanlığına sahip değildir. Dolayısıyla, üç boyutlu markaların ayırt edici nitelik yönünden ispatı, kelime veya şekil markalarına nazaran daha zordur.
Nitekim, AAD, BIC SA Kararında, “bahsi geçen kriterlerin uygulanması amacıyla, ilgili halk kesiminin algısının, belirttiği ürünlerin görünüşlerinden bağımsız olan bir işaret içeren, kelime veya şekil markasına ilişkin olduğundan, ürünün kendisinin şeklini içeren üç boyutlu bir markaya bağlı olarak aynı olmasına gerek olmadığını ve ortalama tüketicinin herhangi bir grafik veya kelime ögesi olmadan şekline veya ambalajının biçimine dayanarak ürünlerin menşei hakkında varsayımlar yapma alışkanlığına sahip olmadığı ve bu nedenle bir kelime veya bu durumun, bir şekil markasına nispeten bu tür üç boyutlu bir markaya bağlı olarak ayırt ediciliğin tespit edilmesinin daha zor olduğunu kanıtlayabildiği” belirtilmiştir. (CJEU, T-262/04).
Bunlardan başka, konuya ilişkin olarak, 23 Nisan 2020 tarihinde, AAD tarafından görülen C-237/19, ECLI:EU:C:2020:296 sayılı GÖMBÖC Kararı ile üç boyutlu markaya ilişkin önemli değerlendirmelerin yer aldığı AAD Kararı mevcuttur.
[(2008/95 sayılı mülga Direktifin 3(1)(e)(ii) ve (iii) maddesi – (yukarıda bahsi geçen 2015/2436 sayılı son Direktifin 4(1)(e)(ii) ve (iii) maddesi olarak düzenlenmiştir)].
(Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala)
Gömböc Kararı.
İşbu Karar, ürünün kendi şeklinden oluşan üç boyutlu bir marka olarak tescili için Gömböc Kft. tarafından yapılan başvuruya dair verilen ret kararına ilişkindir.
İlk olarak, aşağıdaki görselden de görülebildiği üzere, “Gömböc” şeklinin, konveks üç boyutlu homojen bir nesne olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu durum, sadece iki denge noktası ile (birisi sabit ve diğeri hareketli) yatay bir yüzey üzerinde daima başlangıç noktasına geri dönen matematiksel işlemin sonucu olarak meydana gelmiştir.
Gömböc Kft. 5 Şubat 2015 tarihinde, Macar Fikri Mülkiyet Ofisine (“HIPO”), yukarıda görseli mevcut olan Gömböc üç boyutlu şeklinin tescili için Nice Anlaşmasının 14. (dekoratif eşyalar), 21. (dekoratif kristal ve porselen eşyalar) ve 28. (oyuncaklar) sınıflarındaki emtiaları için üç boyutlu marka başvurusunda bulunmuştur.
HIPO, 28. “oyuncaklar” sınıfına ilişkin olarak, bahsi geçen ürüne değerini veren etkenlerin kaynağını ürünün şeklinden alması gerektiği belirtilmiştir: “nesnenin üç boyutlu biçimi, ilkesel özelliği hep kararlı denge noktasına dönmesi olan bir oyuncak olarak işlev görmesini sağlamaktadır. Buna uygun olarak, bahsi geçen işaretin bütün elemanları söz konusu teknik sonucu elde etmek için tasarlanmıştır, yani teknik bir fonksiyon doğrultusunda işlev görmektedir. Bilgili ve bilinçli tüketici bu nedenle söz konusu işareti, işaretin temsil ettiği nesne tarafından aranan teknik sonucu elde etmek için gerekli olan bir biçim olarak algılayacaktır.”
Ayrıca, 14. ve 21. “dekoratif eşyalar” sınıfına ilişkin olarak, HIPO, “söz konusu işarette temsil edilen üç boyutlu şeklin, bahsi geçen emtianın pazarlanmasında önemli bir öğe olan göz alıcı ve ilgi çekici bir şekli somutlaştırdığını” belirtmiştir ve Gömböc’ün değerinin sahip olduğu şekilde yer aldığı kararını vermiştir.
2008/95 sayılı mülga Direktifin 3(1)(e)(ii) ve (iii) maddesi uyarınca, karara konu söz konusu marka başvurusu HIPO tarafından reddedilmiştir. Karar, son olarak Macar Yüksek Mahkemesi önüne gelmiş ve Yüksek Mahkeme tarafından da ret kararı verildikten sonra; Gömböc Kft. işbu uyuşmazlığı Avrupa Adalet Divanı’na taşımıştır. Avrupa Adalet Divanı ise kendisine sunulan sorular ışığında ön yorum kararı ile değerlendirmelerini gerçekleştirmiştir:
Özet olarak, Avrupa Adalet Divanı, ürüne değer katan etkenlerin kaynağını ürünün şeklinden alması gerektiğini belirtmiştir; “Bu bağlamda, bu tür eşyaların esas değerinin şeklinden başka, diğerlerinin arasında, yaratılışının hikayesi, üretim yöntemi, endüstriyel veya el emeği olup olmadığı, içerdiği nadir veya değerli olabilen malzemeler veya hatta tasarımcının kimliği gibi etkenlerden alabildiğinin hiçbir şekilde akıl dışı olmadığının unutulmaması gerekmektedir.” Ayrıca, “ortalama tüketicinin bahsi geçen işarete ilişkin varsayılan algısının özünde 2008/95 sayılı Direktifin 3(1)(e)(iii) maddesinde ortaya konan reddin dayanağını uygularken belirleyici bir öğe olduğu ve yine de işaretin temel ayırt edici özelliklerinin tanımlanmasında yetkili merci için değerlendirme açısından faydalı bir kriter olabileceği” de belirtilmiştir.
AAD’a göre bir ürünün hem tasarım koruması, ürünün şeklinden oluşan bir marka başvurusu için doğrudan bir ret sebebi teşkil etmemektedir; “bir ürünün görünüşünün bir tasarım olarak korunmasının, bahsi geçen ürünün şeklini içeren bir işaretin, bir marka olarak söz konusu işaretin tescili için gerekli olan kriterler yerine getirildiği sürece, marka hukuku uyarınca korumadan yararlanmasından alıkoymadığı yukarıdaki anlatılanlardan açık bir şekilde görülebilmektedir.”
Sonuç olarak, yukarıda bahsi geçen açıklamalar ışığında, mevcut yasal düzenlemeler, uygulamalar ve yargısal içtihatlar uyarınca hem Türk hem de AB hukukunda üç boyutlu markaların azımsanmayacak derecede büyük önemi bulunmakta olduğu ve asıl olarak üç boyutlu marka tescillerinde, diğer marka tiplerinden farklı bir değerlendirme yapılmadığı görülmektedir. Fakat, üç boyutlu markaların ayırt edici niteliklerinin bulunduğunun ispatı, ortalama tüketicilerin algısı ve ürün şekillerinin özgünlüğünden dolayı, kelime veya şekil markalarına nazaran çok daha zordur. Bunların yanı sıra, ürünün doğal görünümünü içermemesi ve teknik bir sonuç elde etmek için gerekli şekle sahip olması gerekmektedir. Emsal ilgili içtihatlarda görüldüğü üzere, Avrupa Adalet Divanı üç boyutlu markaların tescil edilebilirliğine ilişkin daha detaylı inceleme ve değerlendirmelerde bulunmakta olup, üç boyutlu markaların ayırt ediciliği konusunda oldukça katı bir tutum sergilemektedir.
Belce Barış (Avukat)
