“GÜNCELLENMİŞ” İKONİK TASARIMLARDA YENİLİK VE AYIRT EDİCİLİK KRİTERİNİN BELİRLENMESİ

Alman otomotiv devi Porsche’nin tasarımlarını kaybetme süreci; 2014 yılında birçok benzer hükümsüzlük talebinin sahibi oyuncak araba üreticisi Alman Autec AG şirketinin Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisine (EUIPO) Porsche’ye ait 001230593-0001 ve 198387-0001 Dizayn No’lu iki Avrupa Birliği Topluluk Tasarımı’nın hükümsüzlüğü talebiyle başvurmasıyla başladı. Bir başka dünyaca ünlü otomobil üreticisi Ferrari’ye Testerossa modeliyle ilgili soğuk terler döktürmesiyle bildiğimiz Autec AG, ikonik tasarımların devamlı yeni tasarım başvurularıyla yenilenmesi nedeniyle oyuncak üreticilerinin çok yüksek royalti bedelleri ödemek zorunda kalmasının kendisine vermiş olduğu motivasyonla Porsche’nin her iki tasarımın da yenilik ve ayırt edicilik kriterlerine haiz olmadığından ötürü hükümsüz kılınmasına yönelik talebini, üstelik Porsche’ ye ait önceki 911 model serilerini dayanarak EUIPO’ya sundu.

Ayrıca Autec AG firması hükümsüzlük talebinde, Porsche’ nin 911 modelinin her platformda bir pazarlama stratejisi olarak kullandığı “1963’ten beri tasarımın neredeyse hiç değişmediği”ne yönelik sloganını içeren gazete haberleri, reklamlar ve kataloglar gibi birçok dokümanı davada lehine kullanmıştır.
Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi Hükümsüzlük Dairesi, 10 Mayıs 2016’da Autec AG’nin başvurusunu haklı bulmuş, söz konusu tasarımların Avrupa Birliği Topluluk Tasarımlarında taşıması gereken şartlardan olan yenilik ve ayırt edicilik nitelikleri taşımadığını belirterek tasarımların hükümsüzlüğüne karar vermiştir. Porsche karara itiraz etmiş ve kararın temyizi için Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi Temyiz Kuruluna başvurmuştur. Ancak 3. Temyiz Kurulunda da sonuç değişmemiş 19 Haziran 2018’de Porsche’nin başvurusu reddedilmiş, tüm bu prosedürler sonucunda da tasarımların hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Porsche ise EUIPO tarafından verilen kararın
hukuka uygun olmadığını belirterek hükümsüzlügüne karar verilen tasarımların yeni oldugu, dava konusu tasarımlar ile önceki tasarımların bilgilenmis kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenimin farklı olduğu, dolayısıyla ayırt edici nitelikte oldugu iddiasıyla hükümsüzlük kararının iptali için Avrupa Adalet Divanı’nda dava açmıstır.
Porsche, öne sürdüğü argümanlarını esas olarak bilgilenmiş kullanıcılar, tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğü ve tasarımların bıraktığı genel izlenimlerin kıyaslanması noktalarında EUIPO’nun hatalı ve eksik inceleme yapmasına dayandırmıştır. Porsche’nin temelde dayandığı argümanlar ve ABAD Genel Mahkemesini kararının dayanaklarının incelenmesi şu şekildedir:

Bilgilenmiş Kullanıcı

Porsche, ilk derece incelemesinde aleyhine verilen karara itirazında davaya konu hükümsüzlüğü istenen tasarımlarının bilgilenmiş kullanıcının üzerinde bıraktığı genel izlenimin önceki tasarımlarından oldukça farklı olduğunu iddia ederken bu bilgilenmiş kullanıcıların “motorlu araçlar” kategorisinde değil spesifik olarak “lüks arabalar”, “pahalı ve spor arabalar” kategorilerinde bilgilenmiş kullanıcılar olarak kabul edilmesi gerektiğini öne sürmüştür. Porsche bu bilgilenmiş kullanıcıların, “lüks arabalar” “pahalı ve spor arabaları hatta “911 modeli” alanlarında yeni tasarımlar ile önceki 911 model tasarımlarının kıyaslanmasında yüksek dikkat düzeyinde olacaklarını ve bu bilgilenmiş kullanıcıların 911 modelinin önceki tasarımlardan oldukça farklı olduğunu kolayca fark edebileceklerini çünkü 911 modelin sıradan motorlu bir araç olmadığını belirterek ilk derece kararının iptalini talep etmiştir.

Ancak ABAD Genel Mahkemesi, EUIPO’nun kararıyla aynı düzlemde değerlendirmede bulunarak Porsche’nin iddialarının aksine bilgilenmiş kullanıcıların genel anlamda “motorlu araçlar” sınıfında bilgilenmiş kullanıcı olduklarını değerlendirmiştir. Genel Mahkeme, ölçüt olarak alınması gereken bilgilenmiş kullanıcıların kişisel tecrübe ve sektördeki bilgileriyle araç üreticilerinin sürekli yeni dizaynlar yaratmaları yüksek maliyetler gereği mümkün olmasa da var olan dizaynları güncellemek durumunda kalabileceğini biliyor olduğu kabul edilebilecekse de “spor arabalar”, “lüks araçlar” veya “911 model” kategorilerinde teknik bir uzman gibi davranmalarının beklenemeyeceğini belirtmiştir. Ayrıca Genel Mahkeme her ne kadar Porsche tarafından “spor arabalar” “lüks araçlar” için tasarım başvurularının yapıldığı ortada olsa da (zira Porsche bu alanda araç üreten bir firmadır) davaya konu topluluk tasarımlarının sicilde kayıtlı oldukları Locarno sınıfının “12- 08: motorlu araçlar, otobüsler ve kamyonlar” olduğunun açık olduğunu ve uluslararası tasarım sınıfları arasında “lüks arabalar” veya “spor araçlar” gibi spesifik sınıfların bulunmadığını ve bu nedenle ürünün doğası, amacı ve işlevleri içinde bulunduğu “motorlu araçlar” sınıfındaki bilgilenmiş kullanıcı yönüyle değerlendirmenin yapılmasının yerinde olacağına yönelik karar vermiştir.

Tasarımcının Tasarımı Geliştirmede Sahip Olduğu Seçenek Özgürlüğünün Derecesi

Porsche, davaya konu tasarımlarını 1963 yılından beri ürettiğini, tasarımın artık ikonik bir tasarım olduğunu ve yeni modellerinin birer “güncellenmiş versiyon” olduklarını, dolayısıyla yeni tasarımlarını tasarlarken tüketicilerin de beklentilerini karşılayarak eski tasarımlarına genel olarak sadık kalmak zorunda kaldıklarını, bu açıdan tasarımcının tasarımı geliştirirken sahip olduğu seçenek özgürlüğünün kısıtlandığını iddia etmiştir.
Ancak Genel Mahkeme tasarımcının tasarımı geliştirmede sahip olduğu seçenek özgürlüğünün market beklentileri ile kısıtlanamayacağını, mevcut durumda tasarımcının seçenek özgürlüğünün kısıtlanmasının ancak yasal gerekliliklerden veya teknik zorunluluklardan kaynaklanabileceğini belirterek EUIPO’nun verdiği nihai kararın hukuka uygun olduğuna karar vermiştir. Karara göre tasarımcının motorlu bir araç tasarladığı göz önünde bulundurulmalı ve bir seçenek özgürlüğünün kısıtlanması mümkünse de bunun teknik fonksiyonlardan olan tekerleklerin veya kaportanın varlığı ile yasal gerekliliklerden yol güvenliğini sağlamak için kullanılan farlar, ikiz aynalar veya arka stop lambası gibi özelliklerin şekli yönüyle değil araçta bulunması gerekli oluşu nedeniyle olabileceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla Genel Mahkeme, Porsche’nin öne sürdüğü nedenlerle bağlı olmadan tasarımcının yeni ve yaratıcı fikirler bularak tasarımına ayırt edici ve yeni nitelikler eklemesinin mümkün olduğunu ve ancak bu tip tasarımların korunabileceğini değerlendirmiştir.

Tasarımların Yarattığı Genel İzlenimlerin Kıyaslanması

Porsche, yenilik ve ayırt edicilik değerlendirmesi kapsamında kıyaslanan tasarımlarının incelenmesinde tasarımın tüketicide bıraktığı genel izlenimlerindeki farklılıkların göz ardı edildiği, tasarım başvurusuna konu ürünleri üzerinde teknik farklılıklar bulunduğunu ve bu teknik farklılıkların tüketiciye reklamlar ve medya aracılığıyla iletildiğini dolayısıyla tüketicilerin bu farklılıklardan haberdar olduklarını öne sürmüştür. Ayrıca Porsche, yine ürünlerinin niteliğinden bahisle, kıyaslanan tasarımlar arasında küçük farklılıklar olsa bile bu nevi farklılıkların lüks segmentte yer alan bu ürünler için sonraki tasarıma ayırt edicilik ve yenilik kazandıracağını iddia etmiştir.

Ancak Genel Mahkeme ise kıyaslanan tasarımların genel izlenimlerinin farklı olmadığını, tasarımlarda ayırt edicilik incelemesinde tasarımın bıraktığı genel intiba yönüyle bilgilenmiş kullanıcıda önceki tasarımla kıyaslama yapıldığında herhangi bir şekilde bir dejavu hissi yaratmayacak derecede olması gerektiği ve küçük değişikliklerin bu anlamda bir farklılık oluşturmayacağını değerlendirmiştir.

Ayrıca ABAD Genel Mahkemesi, önceki içtihatlarına dayanarak korumanın esas olarak sicilde kayıtlı tasarımların grafiksel görünümünü kapsadığını dolayısıyla Porsche’nin tasarımların farklılığını ortaya koymak amacıyla teknik farklılıkları ispatlamak adına dosyaya ibraz ettiği belgeleri dikkate almayarak bu türden farklılıkların koruma dışı kapsamında olduğunu belirtmiş ve Porsche’nin davasını reddetmiştir. Mahkeme tarafından yenilik incelemesiyle ilgili
olarak ise öncelikle yapılması gerekenin ayırt edicilikle ilgili inceleme olduğundan bahisle ayırt edicilik şartını yerine getirmeyen tasarımların zaten tescillenemeyeceği ve bu nedenle yenilik incelemesinin yapılmasına gerek olmadığına karar verilmiştir.

Porsche kararı temyiz için Avrupa Birliği Adalet Divanı Yüksek Mahkemesine başvurmuşsa da verilen kararın AB müktesebatı uyarınca temyiz edebilir kararlar arasında yer almadığından temyiz edilebilir olmadığına yönelik hüküm kurulmuştur. Böylelikle Porsche’nin 911 modeliyle ilgili yeni nesil topluluk tasarımlarının her ikisini de hükümsüz kılan karar kesinleşmiş olmuştur.

Sonuç olarak: Birçok ikonik tasarımı ve bilhassa ikonik tasarımların en çok önem arz ettiği sektörlerden olan otomotiv endüstrisini çok yakından ilgilendiren bu karara göre; firmaların önceki tasarımlarını neredeyse hiçbir değişiklik yapmadan “güncellenmiş” versiyonları ile yeni tasarım başvurularına konu etmelerinin, ikonik tasarımlar söz konusu olsa bile ayırt edicilik kriteri yönüyle tescil engelleriyle karşılaşabileceği ortaya konmuştur. İkonik tasarımlarla ilgili 24/09/2019 tarihli Vespa, 06/06/2019 tarihli Caddy kararlarıyla da inceleme kriterleri bu yönden yerleşik uygulama halini almıştır. Böylelikle daha önce tescile konu edilmiş ikonik tasarımların koruma süresinin küçük değişiklikler yerine ancak yaratıcı ve yeni fikirler içermesi halinde uzatılabileceği ortaya konmuştur. Bu da tasarımcılar ve firmaları ikonik tasarımlarla yapacakları tasarım güncellemelerinde hem ikonik tasarımın DNA’sına sadık kalmaya hem de daha yaratıcı olmaya itecektir. 911 model özelinde ise güncel iki topluluk tasarımı hükümsüz kılınan Porsche, sicile halen kayıtlı bulunan 700 üzerindeki topluluk tasarımıyla kendisine tanınmış olan geniş koruma yelpazesinden 911 modeli üzerindeki tasarım hakları yönüyle de bu tasarımların el verdiği ölçütte faydalanmaya devam edecektir.

*** Bu makaleye katkıları için Marka Vekili Berkan SOYSAL’a teşekkür ederim.