10 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe giren 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/4. Maddesi uyarınca “Paris Sözleşmesinin 1 inci mükerrer 6 ncı maddesi bağlamındaki tanınmış markalar ile aynı veya benzer nitelikteki marka başvuruları, aynı veya benzer mal veya hizmetler bakımından itiraz üzerine reddedilir.”
Söz konusu madde uyarınca korumadan yararlanacak tanınmış markaların Türkiye’de tanınmış olmaları gerekmektedir ve bu kapsamda yalnızca aynı, aynı tür, benzer veya ilişkili mal ve hizmetler yönünden koruma sağlanır.
Ancak aslında tanınmış markanın farklı mal veya hizmetlerde de kullanımı durumunda, o markanın müşterileri çoğu zaman tanınmış marka sahibinin faaliyet alanını genişlettiğini düşünerek mal veya hizmet tercihlerini değiştirme eğilimine girerler. Böylece tanınmış marka ile işletme arasındaki bağ zayıflamaya ve sulanmaya başlar. Bu sebeple, kanun koyucu tarafından toplumda tanınmışlık düzeyine erişmiş markalar için korumanın aynı veya benzer mallar yanında farklı mallar ve hatta hizmetler için de getirilmesi amaçlanmıştır.
Konuya ilişkin olarak, ABD hukukunda sulandırma korumasının sağlandığı Federal Marka Sulandırma Yasası’nda (FTDA), sulandırma kavramı, tanınmış bir markanın mal ve hizmetlerini tanımlama (identify) ve ayırt etme (distinguish) kapasitesindeki azalma olarak ifade edilmiştir
FTDA’daki eksikliklerin giderilmesini sağlaması amacıyla yürürlüğe giren Birleşik Devletlere ait Marka Sulandırma Revizyon Yasası (TDRA), marka sahibine eğer ki markanın tanınmışlığı ispat edilmişse, markanın başkaları tarafından bulandıran veya lekeleyen kullanımlarına karşı engelleyen bir yetki tanımıştır. Bu doğrultuda görülmektedir ki, ABD Yasalarına göre “bulandırma” (“blurring”) ve “lekeleme” (“tarnishment”), marka “sulandırmasını” tanımlamada göz önünde bulundurulması gereken iki unsurdur.
Nitekim bu durum, tarafları Starbucks Corp. ile Wolfe’s Borough Coffee Inc. olan Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi 2. Dairesinin (United States Court of Appeals, Second Circuit) Kararında görülmektedir:
(United States Court of Appeals, Second Circuit. STARBUCKS CORPORATION, a Washington corporation, Starbucks U.S. Brands, L.L.C., Plaintiffs-Counter-Defendants-Appellants, v. WOLFE’S BOROUGH COFFEE, INC., a New Hampshire corporation doing business as Black Bear Micro Roastery, Defendant-Counter-Claimant-Appellee.)
Starbucks vs Charbucks Kararı.
Birleşik Devletler Temyiz Mahkemesi 2. Dairesinin görülen davada, davacı sıfatı ile STARBUCKS CORP., yine kahve sektöründe faaliyet gösteren Wolfe’s Borough Coffee Şirketinin sahibi olduğu Black Bear Micro Roestry Şirketine ait, “Mr. Charbucks Blend Coffee” ürün adında mevcut CHARBUCKS ibaresinin, STARBUCKS markasını “bulandırarak” (blurring) ve “lekeleyerek” (tarnishment) “sulandırdığı” iddiasında bulunmuştur.
İlgili Daire Hâkimi Raymond Lohier, esas davanın görülmekte olduğu New York Yerel Mahkemesi kararından farklı olarak; Seattle merkezli STARBUCKS Şirketinin davalıya ait CHARBUCKS ibareli kahvelerinin satışını durdurmaya hakkı olmadığını, davacının müşterileri tarafından da markanın “bulanması” ile karıştırabileceği yönünde bir ispatta bulunamadığı kanaatine varmıştır. Ayrıca Starbucks, her ne kadar CHARBUCKS ibaresine sahip kahvenin New England’daki üçüncü şahıslar tarafından fazla kavrulduğu ve yakıldığını öne süren deliller sunmuş olsa da Temyiz Mahkemesi, Black Bear’ın “Mr. Charbucks Blend Coffee” ibareli kahvesini birinci sınıf kahvesi olarak ilan etmesi nedeniyle, böyle bir kullanımın Starbucks kalitesini düşürmeyeceği ve “lekeleme” ihtimalinin de bulunmadığı yönünde karar vermiştir.
Bunun yanı sıra ilgili Kararda, Yerel Mahkemenin tanınmış bir markayı sulandırmakta olduğu tespit edilen işaret türlerini çok dar bir şekilde yorumladığı tespitinde bulunulmuş ve davanın görüldüğü New York Yerel Mahkemesinden yeniden değerlendirmede bulunulmasını talep etmiştir.
İlgili Daire, TDRA için “önemli derecede benzer” olma hususu markanın sulanması için bir koşul olmamasına rağmen, dava konusu ibarenin “önemli derecede benzer” olmasının tanınmış markanın sulandırılması için gerekli bir şart olduğunu ifade ederek, STARBUCKS ile CHARBUCKS ibarelerinin “önemli derecede benzer” olmadığı ve aralarındakinin minimal düzeyde bir benzerlik olduğu tespitinde bulunmuştur. Bunların yanı sıra, CHARBUCKS ve STARBUCKS ibarelerinin tüketicilerin aklında bir karışıklığa yol açmadığını, Starbucks’ın da bu hususa ilişkin aksi yönde bir delilinin bulunmadığını ifade etmiştir.
İşbu 2001 yılında Birleşik Devletler ilgili Temyiz Mahkemesine konu davanın sonucunda ise, davalı tarafın “CHARBUCKS BLEND”, “MISTER CHARBUCKS” ve “MR. CHARBUCKS” ibareli kahvelerinin satışını yapabileceği yönünde nihai karar verilmiştir.
ABD hukukuna göre bir markanın sulandırılması kavramı, yukarıda da bahsi geçen TDRA’da, tanınmış bir markanın mal ve hizmetlerini tanımlama ve ayırt etme kapasitesindeki azalma şeklinde ifade edilmiştir. Yine ABD hukuku uygulamalarında, markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi suretiyle sulandırma (dilution by blurring) veya itibarına zarar verilmesi suretiyle sulandırma (dilution by tarnishment) şeklinde olmak üzere iki unsur ile ifade edilmiştir. AB hukukuna göre de haksız yararlanma (free-riding), markanın ayırt edici karakterinin zedelenmesi (blurring) ve markanın itibarına zarar verilmesi (tarnishment) durumları sulandırma halleri olarak adlandırılmaktadır.
Türk Hukukunda ise, sulandırma kavramının tanımı herhangi bir kanun metninde açıkça yer almamaktadır. Ancak Yerleşik Yargıtay İçtihatlarında sulandırmaya ilişkin “Markanın birden çok farklı markada kullanılması tanınmış markanın gücünün ve etkileme alanının azalmasına sebebiyet verebilir. Buna markanın sulanması (dilution) denir.” şeklinde tanımı mevcuttur (Yargıtay HGK, E. 2013/11-1885, K. 2015/1161 ve T. 8.4.2015).
Bu kapsamda, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 6/5. maddesi Türk Hukukunda sulandırma kavramının temelini oluşturmaktadır; “ Tescil edilmiş veya tescil başvurusu daha önceki tarihte yapılmış bir markanın, Türkiye’de ulaştığı tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yararın sağlanabileceği, markanın itibarının zarar görebileceği veya ayırt edici karakterinin zedelenebileceği hâllerde, aynı ya da benzer markanın tescil başvurusu, haklı bir sebebe dayanma hâli saklı kalmak kaydıyla, başvurunun aynı, benzer veya farklı mal veya hizmetlerde yapılmış olmasına bakılmaksızın önceki tarihli marka sahibinin itirazı üzerine reddedilir.”
SMK’nın anılan hükmüne göre ; toplumda belirli bir tanınmışlık düzeyine ulaşan önceki bir tarihte tescil edilmiş veya tescil için başvurusu yapılmış markadan,
• tanınmışlık düzeyi nedeniyle haksız bir yarar sağlayabilecek, veya
• markanın itibarına zarar verebilecek, veya
• markanın ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurabilecek durumlarda sonraki başvuru, farklı mal ve hizmetlerde kullanılacak olsa bile reddedilecektir.
Bununla birlikte farklı mal ve hizmetler için gerçekleştirilen her kullanım nedeniyle markanın tanınmışlığından haksız yarar sağlanacağı, tanınmış markanın itibarına zarar verileceği ya da ayırt edici niteliğinin zedeleneceği sonucu çıkarılamaz. Mevcut olayın niteliğine göre söz konusu koşulların iddia eden tarafça ispatlanması gerekir.
Kural olarak, iddia sahibi iddiasını kanıtlamakla yükümlüdür. Bu durumda itiraz sahibi, itirazında sunacağı belgelerle, başvurusu yapılan markanın tescil edilmesi durumunda markasından dolayı haksız yarar sağlanma riskini veya tanınmış markasının itibarını veya ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğması riskiniispat etmelidir. En azından bu konuda ciddi bir riskin var olduğu konusunda ikna edici olmalıdır. Peki bu riskin varlığı hangi kriterlere göre belirlenir? Riskin varlığı konusunda belirleyici etkenler arasında iddia sahibinin markasının tanınmışlık derecesi, işaretler arasındaki benzerlik derecesi, işaretlerin kapsadığı mal ve hizmetlerin birbiri ile olan bağlantısı, iddia sahibinin markasının hangi mal ve hizmetler açısından tanınmışlık düzeyine ulaşmış olduğu sayılabilir. Anılan etkenler her olayın dinamiklerine göre kendi içinde ayrı ayrı değerlendirilir.
Örneğin,
Alman Federal Mahkemesi Rolls Royce kararında ; meşhur Rolls Royce markasının viski reklâmında kullanımının araba üreticisi ile viski üreticisi arasında hiçbir bağlantı olmamasına rağmen bir ihlal oluşturduğuna hükmetmiştir.
Camel Tours kararında ise Alman Federal Mahkemesi; Camel sözcüğünün bir Türk turizm acentesince Camel Tours biçiminde kullanımının ihlal teşkil etmediğini, çünkü Ortadoğu’ yu sembolize eden devenin turizm hizmetlerinde kullanımının yaygın olduğunu ve bunun Camel sigarası ile bir bağlılık içinde algılanmayacağı gerekçesiyle davayı reddetmiştir .
Türkiye’de de aynı şekilde Yargıtay’ın 6/5 hükmünü tanınmış markalar açısından otomatik olarak uygulamadığını ve öngörülen şartlardan bir tanesinin gerçekleşip gerçekleşmediğinin davacı tarafın sunduğu kanıtlar ve bilirkişi raporları ışığında inceleyerek karar verdiği görülmektedir.
Nitekim bu durum, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2009/12971 Esas, 2011/14419 Karar ve 25.10.2011 Tarihli “TWIST” kararı uyarınca;Gıda sektöründe faaliyet gösteren davalı taraf, “TWIST” ibaresini marka olarak tescil ettirmek üzere TürkPatent’e başvuruda bulunmuş ve başvurunun ilanı üzerine de davacı tarafından yapılan itiraz, nihai olarak YİDK tarafından reddedilmiştir.
Bunun üzerine, TWIST markasının sahibi olan davacı taraf , “TWIST” ibareli markalarının tanınmış olduğunu, giyim sektöründe faaliyet gösteren bir firma olduklarını ve gıda sektöründe faaliyet gösteren davalı tarafın “TWIST” markasını farklı mal veya hizmetlerde kullanacak olsa dahi, markasının değerini düşüreceğini, ayırt ediciliğini zedeleyeceğini ileri sürmüştür. Bu sebeple de YİDK kararının iptalini, tescili halinde markanın hükümsüzlüğüne ve sicilden terkinine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı taraf ise “TWIST” ibareli markayı sadece “kuruyemişler ve kurutulmuş meyveler” için tescil ettirmek istediklerini ve davacı tarafın da giyim sektöründe faaliyet göstermesinden dolayı, iltibas ve sulandırma ihtimalinin bulunmadığından bahisle davanın reddini talep etmiştir.
Diğer davalı TürkPatent ise davalı başvurusu ile davacı markaları arasında mal veya hizmetler bakımından benzerlik bulunmadığını, karıştırılma ihtimalinden de söz edilemeyeceğini belirterek, davanın reddini savunmuştur. Yargıtay ilgili ilamında,
“toplanan kanıtlar ve bilirkişi raporuna göre, başvuru ile davacının markasının kapsamında yer alan malların tüketici profilleri, üretim ve dağıtım kanalları, satış noktaları itibariyle tamamen farklı sektörde yer alan, birbirleri yerine ikame olanağı bulunmayan mallar olduğu, bu nedenle karıştırılma ihtimalinden söz edilemeyeceği, davalı başvurusundaki “kuruyemişler ve kurutulmuş meyveler” emtiaları ile davacı markasındaki anılan mal ve hizmetlerin tüketicilerinin çağrışım suretiyle bağlantı kurma sonucunda yanılgıya düşmelerinin mümkün görülmediği, 556 sayılı KHK’nin 8/1-b bendindeki tescil engelinin bulunmadığı,…”şeklindeki ifadesiyle, ilk olarak uyuşmazlık konusu markalara ilişkin 556 sayılı KHK’nın 8/1-b maddesi kapsamında markalara konu işaretler arasındaki benzerlik değerlendirmesinde bulunmuştur.
İlgili ilamın devamında ise, TWIST tanınmış markasının aynı veya benzerinin sadece farklı mal veya hizmetler üzerinde kullanılıyor olmasının 556 sayılı KHK m.8/4 hükmü kapsamında korumadan yararlanmasını sağlayamayacağı, sulandırma ihtimalinin varlığının da aranması gerektiği ifade edilmiştir. Yargıtay,
“… davalı başvurusunun kapsamında yer alan ‘kuru yemişler ve kurutulmuş meyvelerin davacı markalarının tanınmış olduğu ‘giyim ve tekstil’ maddeleri ile tamamen farklı olduğu, davacı markalarının tanınmışlığından haksız yarar sağlaması, şöhretini sömürmesi, itibarına zarar vermesi yada onun ayırt edici karakterini zedeleyici sonuçlar doğurması bir başka deyişle sulandırması ihtimalinin bulunmadığı, davalı başvurusu yönünden 556 sayılı KHK’nın 7/1 -b, 8/1-b ve 8/4 maddelerinde düzenlenen red koşullarının gerçekleşmediği gerekçesiyle…”davanın reddine karar vermiştir.
Sonuç olarak, tanınmış markaların farklı sınıflardaki mal ve hizmetler üzerinde kullanılmasında “sulandırma” kavramının önem kazanmakta olduğu görülmektedir. Yargıtay da ilgili ilamında kısaca, sulandırma hallerinden en az birinin oluşmuş olması ya da oluşacağı ihtimali bulunmasının gerektiğini belirtmiştir. Her ne kadar zıt görüşte olan yani farkı mal veya hizmetteki markanın davacının tanınmış markası ile aynı veya benzerinin marka olarak tescili halinde, tanınmış markanın itibarından davalı marka sahibinin haksız şekilde faydalanma imkânı bulacağı görüşünde olan Yerleşik Yargıtay İçtihatları (örneğin; HGK, T. 08.04.2015, E. 2013/11-1885, K. 2015/1161) mevcut olsa da Yargıtay işbu kararında, sulandırma hallerinin uyuşmazlık konusu markalar için bulunmadığı kanaatine varmıştır. Bu doğrultuda, markanın tanınmış ve ayırt ediciliği yüksek olmasının, farklı sınıf mal ve hizmetler bakımından doğrudan koruma elde etme sonucunu doğurmayacağı görülmektedir.
Av. Damla Duyan, Av. Belce Barış
