16 Eylül 2019 tarihinde ITO’da Türkpatent tarafından 6769 sayılı SMK çerçevesinde yayınlanacak yeni Marka İnceleme Kılavuzunun değerlendirilmesi amacıyla bir seminer gerçekleştirilmiş olup, bu yazıda seminerde üzerinde durulan hususlar, yeni inceleme kılavuzunda yer alacak yeni inceleme başlıkları maddeler halinde listelenmiştir.
1-Marka olabilecek işaretler:
6769 Sayılı SMK madde 4 uyarınca; “Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere her tür işaretten oluşabilir. “
6769 sayılı SMK kapsamında geleneksel markalar açısından markanın gösteriminde herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Farklılık geleneksel olmayan yani yeni marka türleri olarak adlandırılan markalarda söz konusudur. Grafik gösterim zorunlu olmadığına için teknolojik alt yapının imkan verdiği ölçüde marka örneğinin gösterimi mümkün olabilecektir. Örneğin; ses markaları için ses dosyası (porte zorunlu değil), hareket markaları için hareketi gösteren video dosyası gibi..
2.a Tanımlayıcı işaretler:
6769 sayılı SMK 5/1-(c) maddesi gereğince tanımlayıcı işaretler, tescili talep edilen mal ya da hizmetleri doğrudan tanımlayan, mal ya da hizmetin özelliklerine ya da kalitesine doğrudan atıfta bulunan işaretlerdir.Bu kapsamda ilgili tüketicinin mal veya hizmet ile işaret arasında refleks olarak bir bağlantı kurması aranmaktadır. Belli çözümlemeler sonrasındaki ekstra zihinsel çaba sonucunda mal/hizmet ile işaret arasında bağlantı kuruluyorsa bu anlamda 5/1(c) bendi gereğince ret koşullarının oluşmamış olduğu kabul edilir.Mal veya hizmetlerin özelliklerini sadece çağrıştıran ya da anımsatan işaretler tanımlayıcı olarak değerlendirilemez.
Başvuruyu oluşturan işaretin mal veya hizmetin ilgili olduğu sektörde kullanılan terim ya da kavramlardan birisi olması, ibarenin tanımlayıcı olduğu sonucunu tek başına ortaya çıkarmak için yeterli değildir. İşaret ile mal veya hizmet arasında doğrudan bir ilişki bulunmalıdır. Örneğin “CETVEL” ibaresi için 41 inci hizmet sınıfında yapılan bir başvuru, her ne kadar “CETVEL” ibaresi eğitim-öğretim sektöründe kullanılan bir kavram olsa da, söz konusu hizmetlerle doğrudan bir bağlantısı olmadığından tanımlayıcı nitelikte görülmeyecektir.
Tanımlayıcı unsurların sıradışı bir şekilde bir araya getirilerek yepyeni bir anlam kazanması halinde ise işaretin tanımlayıcı niteliği ortadan kalkar.Bununla beraber tanımlayıcılık sadece her kelimenin ayrı ayrı anlamına göre değil, birlikte oluşturdukları bütüne göre de değerlendirilmelidir.
Örneğin aşağıda belirtilen ibareler tanımlayıcı kabul edilmektedir:
2.b: Tanımlayıcı şekiller:
Münhasıran malların veya hizmetlerin türünü, amacını veya diğer karakteristik özelliklerini belirtmeye yarayan ve doğadaki orijinal şeklinden önemli ölçüde farklılaşmamış şekil markaları 5/1(c) maddesi kapsamında değerlendirilir.
Örneğin:
2.c: Şekil ve tanımlayıcı kelimeler:
Ayırt ediciliği sağladığı kabul edilebilecek şekli unsurun markanın geneline hâkim olan, ilk bakışta marka olarak değerlendirilebilecek derecede baskın, akılda kalıcı unsur konumunda olması gerekir, örneğin:
3- 5/1-ç kapsamında benzerlik değerlendirilmesi:
Karma nitelikle markalar üzerinden değerlendirme:
Bir işaretin “karma nitelikteki marka” olabilmesi için, marka örneğinde “ayırt edici kelime unsuru/unsurlarıyla birlikte şekil unsuru/unsurlarının” yer alması gerekir.
Karma nitelikteki markalarda işaretin geneline hâkim olmayan ya da işaretin geneline hâkim olmakla birlikte akılda kalıcılığı olmayan ve görece düşük ayırt ediciliğe sahip şekillerin yer aldığı işaretlerin benzerlik değerlendirmesinde kelime unsurları üzerinden inceleme yapılacaktır.
Ayırt Edici Unsurlar Üzerinden Değerlendirilme:
Bu değerlendirme karma nitelikte olmayan işaretler söz konusu olduğunda uygulanacaktır. Ayırt edici gücü düşük bir işaretin ticari köken gösterme işlevini yerine getirebilme potansiyeli daha düşük olduğundan, koruma kapsamı daha dar tutulacaktır. Diğer taraftan orta düzeyde veya görece yüksek ayırt ediciliğe sahip işaretlere nispeten daha geniş bir koruma öngörülmektedir.
Coğrafi yer adı olarak kullanılan veya başvuruya konu mal ya da hizmetle dolaylı olarak bağlantısı bulunan ayırt edici niteliği düşük işaretler (“star”, “optimum”,” global”, “ideal”, “super”, “best”, “premium”, “ultra”, “mega”) için ayırt edilemeyecek kadar benzerlik kararı verilirken bunların aynılığı aranacak, ayırt edici nitelikte olmayan tali unsurların ise kavramsal olarak son derece yakın ibareler olması gerekecektir. Örneğin:
- “Tekstil – Textile”,
- “Otomotiv – Otomobilcilik”,
- “Giyim – Giysi”
Öte yandan, ayırt edici gücü düşük ibarelere eklenmiş olan
- “Tekstil – Giyim”,
- “Nakliye – Taşımacılık”
ibareleri ise işaretleri 5/1(ç) bendi kapsamı dışına çıkaracak yeterli farklılaşma meydana getiren tali unsurlar olarak ele alınacaktır.
Günlük dilde yaygın kullanımı olmayan, başvuruya konu mal veya hizmetlerle doğrudan ya da dolaylı olarak bağlantısı bulunmayan işaretlerin orta düzeyde ayırt ediciliğe sahip işaretler olduğu kabul edilir. Bu tarz işaretlerin benzerlik değerlendirmesinde ayırt edici nitelikte olmayan tali unsurların da kavramsal olarak birbirlerine yakın ibareler olması gerekir.
Örneğin;
- Safir Telekom – Safir İletişim – Safir Makine
Günlük hayatta kullanımı olmayan, özgün nitelikteki işaretler görece yüksek ayırt ediciliğe sahip işaretler olarak değerlendirilir. Bu işaretlerin yanında yer alan ayırt edici nitelikte olmayan tali unsurların kavramsal olarak birbirinden uzak ifadeler olması, işaretlerin yüksek ayırt ediciliği tarafından bertaraf edilebilecektir.
- Örneğin; Vernalagnia İnşaat – Vernalagnia Tekstil
En son 556 sayılı KHK zamanında, 2011 yılında yayınlanmış Marka İnceleme Kılavuzu Sayın Kurum tarafından mevcut klavuzda yer almayan bazı inceleme başlıklarının yeni metne eklenmesi, daha kapsayıcı bir inceleme kılavuzuna ihtiyaç duyulması ve kararların uyumlu ve öngörülebilir olması amacıyla güncellenmektedir. Bunun için EUIPO inceleme kılavuzu dikkate alınmakla beraber Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı’ndan görüş alınmış ve sunulan görüşler büyük oranda metine yansıtılmıştır.Yakın zamanda nihai haline gelecek olan kılavuzun Kurum’dan çıkıcak kararların öngörülebilirliği açısından oldukça faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Av. Damla Duyan
