Önder Erol ÜNSAL – Türk Patent Enstitüsü / Marka Uzmanı
Başarılı her markanın kaderi taklit edilmektir ve başarısı ulusal düzeyin ötesine taşmış markalar çoğunlukla uluslararası düzeyde de taklit edilmektedir. Bu bağlamda, yurt dışına açılmış bir markanın ulusal düzeyde tescil ettirilmiş olması, yurt dışında koruma için yeterli midir sorusu ortaya çıkmaktadır.
Neredeyse her devlet, ulusal marka sicilini tutmaktan sorumlu bir sınai mülkiyet ofisine sahiptir. Ulusal ofislerde yaptırılan marka tescilleri, yalnızca ilgili ülkenin sınırları dahilinde yasal etkiye sahiptir.
Tescilli marka haklarının sağladığı korumanın, yalnızca tescilin elde edildiği ülkenin sınırları dahilinde geçerli olması “ülkesellik ilkesi” kavramı ile açıklanmaktadır. Ülkesellik ilkesi gereğince, bir ülkede marka hakkı elde etmiş bir kişinin hakları yalnızca o ülkenin sınırları dahilinde geçerlidir ve marka sahibinin diğer ülkelerde geçerli marka hakkına sahip olabilmesi için markasını, koruma istediği ülkelerin ofislerinde de tescil ettirmesi gereklidir.
Marka sahipleri açısından bu durum her zaman kolaylıkla anlaşılamamaktadır. Şöyle ki; çoğu marka sahibi ulusal düzeyde tescil ettirdikleri markalarının diğer ülkelerde de otomatikman korunması gerektiğini düşünmektedir. Hele ki, bir ülkede kolaylıkla tescil edilmiş bir markanın, bir diğer ülke ofisince reddedilmesi, marka sahiplerinin kafasındaki soru işaretlerini iyice artırmaktadır. Bir ülkede herhangi bir problemle karşılaşılmadan tescil edilmesine rağmen, bir diğer ülke sınai mülkiyet ofisince reddedilen markalar hakkında açılan davalarda Avrupa Birliği yargısınca şu iki karar verilmiştir.
İlk karar, Adalet Divanı İlk Derece Mahkemesi’nin 2002 yılında verdiği T-106/00 sayılı “Streamserve” kararıdır. OHIM’in “streamserve” ibareli marka tescil başvurusunu reddetmesi kararına karşı, başvuru sahibi dava açar ve aynı markanın bazı Avrupa Birliği ülkelerinde tescilli olduğu iddiasının yanı sıra, OHIM’in benzer başvurular hakkında verdiği kararlar iddiasını öne sürer. Mahkeme, bu iddiaları takip eden gerekçelerle reddeder:
“Başvuru sahibince öne sürülen ulusal kararlara ilişkin olarak, içtihattan açık olarak anlaşılacağı üzere, Topluluk markası sistemi, kendine yeterli ve herhangi bir ulusal sistemden bağımsız işleyen, kendi amaçları ve özellikleri bulunan otonom bir sistemdir. Bunun sonucunda, bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliği yalnızca Topluluk marka mevzuatı hükümleri dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Bu çerçevede, Ofis (OHIM) ve Topluluk yargısı, ihtilaf konusu işaretin üye bir ülkede veya üçüncü bir ülkede ulusal bir marka olarak tescil edilebilirliği hususunda verilmiş olan önceki bir kararla bağlı değildir…
Bunun sonucu olarak, başvuru sahibinin, “streamserve” kelimesinin ulusal marka olarak tescil edilebilirliğine ilişkin ulusal kararların varlığı … gerekçeli argümanı kabul edilebilir içerikte değildir…
Temyiz Kurulu’nun kararlarının hukuka uygunluğu, Kurul’un önceki karar verme pratikleri esasına göre değil… Topluluk marka tüzüğü esasına göre değerlendirilmelidir.
Bu bağlamda iki hipotez ortaya çıkmaktadır. Eğer, önceki bir vakada Temyiz Kurulu bir işaretin Topluluk markası olarak tescil edilebilirliğine karar vererek, Tüzüğün ilgili maddelerini doğru biçimde uygulamışken, ilk vakayla kıyaslanabilecek sonraki bir vakada Kurul aksi yönde bir karar aldıysa, Topluluk yargısının tüzüğün ilgili maddelerine aykırılık nedeniyle sonraki kararı iptal etmesi gerekecektir. Bu ilk hipotez çerçevesinde, eşit muamele ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur. Diğer taraftan, bir işaretin tescil edilebilirliğine karar vererek Temyiz Kurulu hukuki bir hata yapmışsa ve ilk vakayla kıyaslanabilir sonraki bir vakada, Kurul aksi yönde bir karar almışsa, ilk karar sonraki kararın iptal edilmesini sağlamak için bir gerekçe olamaz. Adalet Mahkemesi içtihadına göre, eşit muamele ilkesi, hiç kimsenin talebini desteklemek için başkası lehine önceden gerçekleşmiş kanun dışı fiillere dayanamayacağı prensibini içeren kanunilik ilkesi ışığında uygulanmalıdır. Belirtilen ikinci hipoteze göre de eşit muamele ilkesine aykırılık iddiası başarısız olmuştur.”
Anlaşılacağı üzere, Adalet Divanı’na göre aynı markanın aynı mevzuata sahip başka bir ülke tarafından tescil edilmiş olması, diğer ülkelere veya OHIM’e aynı markayı tescil etme konusunda bir yükümlülük getirmemektedir. Aksi yöndeki yorum, kanunilik ilkesi ile çelişmektedir ve eşitlik ilkesini uygulamak için kanunilik ilkesini yok saymak yerinde olmayacaktır.
Okuyuculara sunacağımız bir diğer örnek kararsa, Adalet Divanı Genel Mahkemesi’nce 2012 yılında verilen T-338/11 sayılı “photos.com” kararıdır. Dava, “photos.com” başvurusunun OHIM tarafından ayırt edici nitelikten yoksunluk ve tanımlayıcılık gerekçeleriyle reddedilmesi kararına karşı açılmıştır. Davacı aynı markanın, benzer mallar ve hizmetler için kendi adına önceden OHIM tarafından iki kez tescil edilmiş olduğunu belirterek eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması içerikli argümanlar öne sürmüştür.
Başvuru sahibine göre, önceden tescil edilmiş markalar, yeni başvurunun da tescil edilmesi gerektiği beklentisini ortaya çıkarmaktadır.
Mahkemeye göre OHIM, yetkilerini Birlik mevzuatının genel ilkeleri çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. Eşit muamele ve düzgün yönetim ilkeleri çerçevesinde OHIM benzer markalar hakkında önceden verilmiş kararları dikkate almalı ve aynı yönde karar verip vermeyeceğini dikkatle belirlemelidir. Bununla birlikte, bu ilkelerin ne şekilde uygulanacağı hukukilik ilkesiyle uyumlu olmalıdır. Bu çerçevede, bir markayı tescil ettirmek isteyen kişi, kendi lehine aynı kararın verilmesi talebiyle başka bir kişi adına gerçekleştirilmiş kanuni olmayan bir işleme dayanamaz. Bunun ötesinde, hukuki belirlilik ve iyi yönetim esasları çerçevesinde, markaların uygun olmayan biçimde tescil edilmesini engellemek amacıyla, her markanın incelenmesi düzgün ve kapsamlı biçimde yapılmalıdır. Buna uygun olarak, inceleme her vaka bazında ayrı olarak yapılmalıdır. Bir markanın tescil edilmesi, ilgili markanın kendi şartları kapsamında değerlendirilebilecek ve amacı, inceleme konusu markanın herhangi bir ret gerekçesi kapsamına girip girmediğini belirlemek olan özel kriterlere bağlıdır.
Sayılan hususlar ışığında mahkeme, davacının, önceki OHIM kararlarını emsal göstererek öne sürdüğü, eşit muamele ve meşru beklentilerin karşılanması ilkeleri içerikli argümanlarını kabul etmemiştir.
Yazı içeriğinde yer verdiğimiz kararlar, Avrupa Birliği yargısı içtihadı çerçevesinde, aynı markanın birlik ülkeleri dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde, hatta aynı ülke ofisinde önceden tescil edilmiş olmasının, marka sahibine söz konusu markayı farklı ülkelerde tescil ettirme hakkını vermediğini göstermiştir.
Markalarıyla farklı pazarlara açılmayı hedefleyen okuyuculara önerimiz, markalarını vakit geçirmeksizin yurtdışında tescil ettirmek için ilgili ülkelere başvuruda bulunmalarıdır.
